브랜딩리드의 대표 최낙원입니다. 이번 시간에는 창업자를 위한 브랜드 상식의 네 번째 검토로 상호등기와 상표등록에 대해 알아보고자 합니다.

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상호와 브랜드의 차이를 언급한 칼럼을 별도로 만들었던 이유는 상호와 브랜드를 관할하는 기관이 다르고 법적인 보호 범위도 다르기 때문이다. 개인 창업자가 세무서에 신고하고 (사업자등록증을 발급받기 위하여) 간판을 걸었다고 해서 이제 돈 벌 일만 남았다고 박수를 치는 것은 곤란하다. 그렇게 하다가 문제가 생기는 경우가 많기 때문이다.

다음의 사례를 보자.

질문) 저는 4년 전부터 ‘OO치킨’을 조그맣게 하고 있는데, 어느 날 갑자기 ‘OO’에 대한 상표권자라며 간판에 ‘OO’을 쓰지 마라는 경고장을 받았습니다. 어떻게 하면 되나요?

어떻게 하면 될까? 분명 세무서에 사업자신고도 하였는데… 이는 상표와 상호의 관할이 서로 다르기에 발생한 문제이다.

원론적인 측면에서 상기에 대한 답변은 아래와 같다.

답변) 원칙적으로는 상호와 상표는 다르고 권리발생과 효력에 있어서도 상호 영향을 받지 않지만 상표를 상호로 사용 혹은 상호를 상표로 사용하는 경우가 많기에 권리 충돌이 자주 생깁니다.(상표법, 상법) 유명한 상호가 아닐 경우 관련업종에서 타인이 사용하고 있는 상호를 상표로 등록하는 것은 가능합니다. 오랫동안 사용해 온 상호도 나중에 등록된 타인의 상표가 있다면, 타인의 상표등록 이후에는 지점을 내기도 어렵고 광고, 홍보 등에 있어서도 많은 제약이 있게 됩니다. 다만, 먼저 사용되고 있는 상호에는 나중에 등록된 상표가 그 권리를 주장하지 못합니다. 단, 그 경우에도 상호로만 사용해야 한다는 전제가 있습니다.

충분한 답변이 되었을까?

그렇다면 오랫동안 사용하고 있었던 ‘OO치킨’을 상호로 볼 것인가 상표로 볼 것인가 ?

자세한 판례를 검토해 보자 않아서 필자 역시 자신 있게 말하기는 어렵지만 상식적인 관점에서 본다면 ‘OO치킨’은 상표, 즉 브랜드이다. 고객 입장에서 생각해 본다면 그들은 ‘OO치킨’에 가서 ‘OO치킨’이 제공하는 식사를 하게 된다. 이는 ‘OO’이 브랜드이지 상호는 아니라는 것을 의미한다. 아래와 같은 간판을 사례로 이야기한다면 다음과 같다.

대부분의 간판은 첫 번째 사례처럼 표기된다. 이는 분명히 브랜드이다. 법적 용어로는 서비스상표라고 한다. 식사하는 장소를 제공하고 삼겹살을 구워서 파는 서비스를 ‘맛겹’으로 부른다고 보면 된다. (물론 제공하는 삼겹살은 국산일수도 수입산 일수도 있다)

두 번째 사례는 상호와 상표의 차이점을 극명하게 보여 주고 있다. 상표와 상호가 같은 공간에 위치할 때 ‘주식회사 / 유한회사’ 등 회사 특성까지 나타내 주어야 상호가 된다. 그렇지 않고 간판 전면에 우뚝 서있는 ‘맛겹’은 주식회사 맛겹이 제공하는 서비스 (삼겹살을 구워 파는 서비스)로 보아야 한다.

세 번째 스타일과 유사한 간판을 본 적이 있는가? 있다고 한다면 그것이 올바른 상호 표기법이다. 불행이도 이와 같은 스타일의 간판은 대형빌딩 내 사무실 간판으로는 적합하지만 삼겹살 전문점 간판으로는 매우 부적절하다. 상기와 같은 문제로 인해 대부분의 식당, 카페 등에 적용되는 네임은 서비스 브랜드의 성격이 짙고 상호로서의 역할은 미약하다. (분쟁이 발생되는 핵심은 여기에 있다)

그러면 지금부터 상호등기 혹은 상표등록 등에 대해 조금 더 구체적으로 이해를 한 다음 왜 상표등록이 중요한가로 마무리를 하고자 한다.

먼저 상호등기의 방법이다. 사업자등록증을 내기 위해서는 필히 상호등기를 하여야 한다.

개인사업자의 경우 어떠한가?

참으로 간단하다. 임대계약서 및 개인정보, 사업내용 등을 구체화하여 관할 세무서를 방문하면 당일 사업자등록증이 발급된다. 유사한 상호가 있어서 사업자등록증이 나오지 않는 경우는 거의 없다고 보아야 한다. 준비해야 할 서류는 방문하기 전에 관할 세무서에 물어보면 되고…

개인사업자가 상호를 등기하는 목적은 성실한 납세의무를 성실히 수행하겠다는 의사 표현 그 이상도 이하도 아닌 것이다. 세무서의 입장에서는 해당 사업자의 매출매입 현황을 파악하여 공정한 세금을 징수하는 것이 목표가 된다.

그럼 법인사업자(대부분 주식회사)는 어떻게 되는가?

법인 자체를 설립하는 것도 조금 까다로운 것이기에 다수의 창업자가 법인을 설립할 경우 법무사와 상의하게 된다. 아니면 인터넷 서핑을 통하여 법인등기는 어떻게 하는가 자료를 찾아보게 될 것이다. 그 과정에서 법인 이름을 어떻게 할 것인가? 지식을 쌓게 되며 가칭으로 만들어 놓은 상호가 등기 가능한지 검토해 주는 법무 서비스도 받게 될 가능성이 크다.

따라서 법무사에게 의뢰하세요 ! 하면 간단하지만 그렇지 않은 경우도 있지 않은가? 법무사 서비스를 받기 위한 비용도 부담스러운 경우가 있을 것이다. 그래서 법인 등기에 무리가 없는지 확인하는 과정을 간단하게 설명해 보려고 한다.

가장 손쉬운 방법은 대법원 인터넷 등기소를 방문해 보는 것이다.

www.iros.go.kr

대법원 인터넷 등기소에는 국내 모든 법인의 이름이 등기된 상태로 들어 있다.
상호등기가 가능한지 알아보는 방법은 다음과 같다.

인터넷 등기소의 조사결과가 나쁘지 않다면 가칭을 정식상호로 결정하여도 큰 문제가 없다. 여기에서 중요한 것은 법인명은 해당 지방법원 관할 하에서만 유효하다는 것이다. 관할 지방법원이 다르면 동일한 상호라도 등기가 가능하다. 이론적으로는 ‘삼성전자’라고 하는 회사가 전국에 수십 개 생길 수도 있다. 상법에 의하면 전혀 하자가 없는 것이다. 삼성그룹의 삼성전자가 만드는 냉장고, 에어컨, 세탁기 등 제조 품목이 동일한 또 다른 삼성전자가 울릉도에 출현할 가능성을 막을 상법의 규제는 없다고 보아야 한다. 물론 ‘삼성전자’가 워낙 유명한 회사이기에 해당 지방법원에서 등기를 반려할 경우는 상상할 수 있다.

가끔 특정 지역의 ‘OO’건설’이 부도가 나면 전국의 ‘OO건설’사들이 난리가 난다. “당신네 회사 부도난 것 아냐?” 하는 전화가 빗발친다는 뉴스가 심심찮게 나타나는 이유는 상기와 같이 관할 법원이 다르면 동일한 상호라도 등기가 가능하기 때문이다.

이명박 정부 이전에는 상업등기 절차가 2014년 지금보다는 조금 더 까다로웠다. 당시에는 동일상호 뿐 아니라 유사상호도 사용을 금지한 것이다. 그렇지만 창업 활성화를 위해서 이명박 정부시절에 동일상호만 아니면 거의 대부분 상업등기를 해주는 쪽으로 상법이 개정된 것으로 필자는 알고 있다. 이런저런 이유로 상업등기를 위한 최소한의 규정은 동일상호만 아니면 된다. 이 얼마나 큰 배려인가?

그러다 보니 전국에 거의 유사하거나 동일한 상호가 넘치게 되고 말았다. 이를 해결하는 방법은 무엇일까?

그렇다. 정부에서도 주목한 부분은 이것일 것이다. 상법을 개정할 당시, 현실적인 측면에서 ‘상호의 기능’이 많이 약화되었다고 정부가 판단한 듯하다. 관할법원이 다르다는 이유로 각 지역마다 동일한 상호의 회사가 넘쳐나고 있는데, 해당 지역 내에서의 유사여부를 따진다는 것이 얼마나 우스운가?

‘상인이 상행위를 영위하기 위하여 자기를 표현하는 방법으로 상호를 사용한다‘는 것이 상호에 대한 일반적인 법적 용어이다. 그런데 시대가 바뀌어 상호가 하는 역할이 많이 줄어들게 되었다. 조금 더 구체적으로 표현하면 누가 만드는지 어디에서 생산하는지 개의치 않게 되었다는 뜻이다. 소비자들은 다른 것에 주목하게 되었다. 소비자들이 주목한 것은 ’브랜드‘이다.

지금은 아파트도 브랜드의 시대이다. 누가 만들었는지가 중요하지 않다. 힐스테이트가 중요하지 현대건설이 만들었는지, 현대엔지니어링이 만들었는지 따지는 경우가 많지 않다. 기업이 가진 모든 역량이 브랜드에 집중되고 프로모션, 마케팅의 대부분도 ‘브랜드’를 위해 투입된다.

이를 다른 말로 표현하면 법인명(상호) 역시 세금을 내기 위한 사업자등록증 기능 이상을 하지 않게 되었다는 것으로 보아야 한다. 전국에 수많은 ‘OO건설’이 있어도 그들이 사용하는 주택 브랜드가 각기 다르다면 특정 지역의 ‘OO건설’ 부도가 다른 ‘OO건설’에 영향을 끼치는 경우가 거의 없게 되었다는 것이다.

지금까지 이야기한 결과를 종합하다 보면 자연스럽게 상표 (브랜드)가 상호보다 훨씬 더 우위에 있다는 사실을 알게 될 것이다. 모든 것이 브랜드로 집중되고, 모든 것이 브랜드로 이야기된다. 그러한 브랜드를 관할하는 기관은 ‘특허청’이다.

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지금부터는 상표등록에 대한 이야기를 하여야 하겠다. 상표등록은 어떻게 하는가?

상표는 세무서(개인사업자), 지방법원 등기과(법인) 등에 상호등기하는 경우에 비하여 훨씬 더 복잡하고 어렵다.

기본적으로 상표는 동일상표가 등록되어 있으면 등록이 불가능하다. 뿐만 아니라 유사상표가 등록되어 있어도 등록이 불가능하다. 이 ‘유사’라고 하는 개념은 설명하기도 복잡하고 이해하기도 복잡하다. 간단하게 이야기하면 이렇다.

상기 3가지 조건을 벗어나야만 유사의 경계선을 넘어서게 된다. 덧붙인다면 특허청에 등록되어 있는 상표는 130만 건이 넘는다. (2013년 말 현재)

등록된 상표는 10년 동안 그 권리가 보장되고 이후에는 갱신을 통하여 지속적으로 보호받을 수 있다. 극단적으로 본다면 해당국가가 사라지기 전까지는 상표로서의 보호를 받을 수 있다. 물론 10년마다 갱신을 하여야 한다.

상기 이야기에는 약간의 트릭이 있다. 무슨 뜻이냐 하면 상표는 사용하고자 하는 상품마다 분리하여 심사한다. 예를 들어 의약품과 의류는 완전히 다르다. 식품 중에서도 음료와 국수 제품은 다른 것이며, 과일과 고기도 같은 제품으로 취급하지 않는다. 서로 다른 제품에 동일한 네임이 등록되는 것은 가능하며, 그 경우에 출원인(사용자)이 서로 달라도 된다. 상표출원범위가 넓어질수록 등록가능성이 멀어지는 이유는 그 때문이다.

특이사례 : 의약품에서의 ‘삼성’은 누구의 상표인가?

하기와 같은 사례는 아주 특이한 경우이다. 기회가 있으면 왜 이런 현상이 생겼는지 검토해 볼 예정이다.

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상표는 전국구이다. 등록상표의 효력은 대한민국 구석구석 안 미치는 곳이 없다. 헌법에 의하면 북한까지도 미칠 수 있지만 현실적으로 북한을 관할하기가 어렵기에 남한 내에서만 유효하다고 보면 된다. 서울에 있는 ‘OO분식’이 식당업에 상표 등록해 놓았다면 ‘울릉도, 마라도, 홍도’ 등에 있는 ‘OO분식’의 간판을 떼어 내라고 명령할 수가 있게 되는 것이다. 거절하면? 형사고발당하여 손해배상까지 하여야 한다.

갑자기 섬뜩하지 않은가?
열심히 창업하여 ‘OO분식’을 키워 놓았는데 어느 날 갑자기 간판을 떼라니 …

물론 이런 사례가 워낙 많이 발생하니까 특허청에서는 나름의 구제하는 방법을 찾고 있는 것으로 필자는 알고 있다. 오랫동안 먼저 사용한 사례는 나중에 등록된 상표권의 효력이 미치지 않는다는 것이 그것이다. 소상공인을 배려하는 조치라 하겠다.

그렇다고 하더라도 열심히 장사하고 있는 옆집에 동일한 브랜드의 ‘OO분식‘이 들어서는 것을 막을 수 없다는 것이 등록되지 않은 상표의 비애이다. 뿐만 아니라 장소를 옮기는 순간 등록상표의 위협을 받게 된다. 장소를 옮기면 기존 사용하던 ’OO분식‘을 사용할 수 없다. 내 집에서 장사하는 것이 아닌 경우에는 어쩔 수 없이 장소를 옮길 수도 있는데… 어쩌란 말인가?

이를 피하는 방법은 하나이다. 누구나 사용가능한 이름을 사용하면 된다. 법적 용어로 상표는 ‘특별현저성’이 있어야 한다. 누가 보아도 독특하고 차별화된 이미지를 가진 네임만을 상표로 인정한다. 압구정동에서 ‘압구정 김밥’이라는 분식점을 내는 것은 아무런 문제가 없다. ‘이경규의 압구정 김밥’과는 다르다. 압구정은 누구나 사용 가능한 일반 용어이다. (현저한 지리적 명칭이라고 한다.)

이와 마찬가지의 일반 용어는 ‘굿 김밥, 에이스 김밥’ 등 좋다는 의미의 네임이나 ‘그린 김밥’ 등 누가 보아도 특별하지 않는 의미의 네임 등이 있다. 또 다른 예로는 시계를 판매하면서 ‘Watch’라고 표현하는 것을 들 수 있다. 해당 업계에서 일반적으로 사용되는 용어 역시 브랜드로 인정하지 않는다는 뜻이다. 그렇지만 식품에서는 ’Watch’가 등록상표가 될 수 있다. 식품업계에서는 ‘Watch’를 식품과 관련된 일반용어로 보지 않기 때문이다.

지금까지 이야기한 브랜드의 특성을 생각해 본다면 독특한 이미지를 가진 네임으로 상표등록을 해야 할 이유가 명확해진다. 중요한 점은 그러한 네임이 등록되어 있는지 확인하기가 매우 어렵다는 점이다.

특허청에서는 자영업자의 어려움을 헤아려 기존 등록되어 있는 상표를 확인해 볼 수 있는 사이트를 무상으로 개방하고 있다. 다음은 무료 상표조사 사이트이다.

www.kipris.or.kr

그렇지만 유사의 개념을 명확히 이해하고 본인이 생각한 상품 내에서 유사한 것이 있는지 없는지 확인해 본다는 것은 일반인의 법 상식으로는 상당히 어렵다. 상표조사를 상당히 많이 수행해 본 필자도 여전히 어려움을 겪는 것 중 하나는 ‘상표조사 결과에 대한 신뢰성’이다.

그래서 어쩔 수 없이 상표조사는 법률 사무소에 맡기는 것이 바람직하다. 상표조사를 위해서는 지갑을 열어야 한다. (무료로 상표조사를 해주는 법률사무소도 상당히 많다. 인터넷 등을 통해 무료상표조사 서비스를 받아보는 것도 방법 중 하나이다. ‘무료’에 대한 신뢰 수준이 약간 의문이긴 하지만)

자꾸 이야기가 길어져서 곤란하지만 홈 페이지 개설을 위한 도메인 설정도 필요하다. 참고로 이야기한다면 등록상표가 있는 상황에서는 먼저 설정된 도메인은 그 권리가 대폭 축소된다. 즉 상표권자가 요구하면 해당 도메인은 내려야 한다.(동일업종에 한함) 상표의 힘은 사이버공간에서도 유효하다고 보아야 한다.

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* 창업자를 위한 본 칼럼은 청년창업자, 은퇴 후 자영업자 등을 염두에 두고 작성한 것입니다.
* 두서없이 틈틈이 쓰는 것인 만큼 다소 거친 문장과 내용은 양해해 주시기 바랍니다 ^^